（一）抵觸申請的概念

　　《專利法》通過第二十二條第二款和第二十三條第一款，明確了專利的新穎性要求。新穎性要求包含兩方面：第一、該專利并不屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計；第二、在專利申請日以前，沒有任何單位或者個人就同樣的技術(shù)方案或者外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。第二種情形中損害某在后專利申請新穎性的在先專利申請，被稱之為該在后專利申請的抵觸申請。

　?。ǘ┑钟|申請的理解

　　存在抵觸申請的情境下，共涉及到兩件向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請：一件是在先申請，一件是在后申請。在先申請要對在后申請構(gòu)成破壞其新穎性的抵觸申請，需要滿足三個條件：（1）在先申請的申請日（有優(yōu)先權(quán)的是指優(yōu)先權(quán)日）早于在后申請的申請日（有優(yōu)先權(quán)的是指優(yōu)先權(quán)日）；（2）在先申請的公開日晚于在后申請的申請日（有優(yōu)先權(quán)的是指優(yōu)先權(quán)日），這里發(fā)明專利是指《專利法》第三十四條所指的公布日，實用新型和外觀設(shè)計專利是指《專利法》第四十條所指的授權(quán)公告日；（3）在后申請權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案或者設(shè)計方案，已經(jīng)被在先申請的整個申請文件所披露。此時我們稱在先專利申請為在后專利申請的抵觸申請。

　　在先申請若對在后申請構(gòu)成抵觸申請的，則在后申請不具有新穎性，不應(yīng)當(dāng)獲得專利授權(quán)。

　　另外需要把握以下幾項內(nèi)容，才能準(zhǔn)確地理解抵觸申請的概念。

　　（1）僅有實用新型和發(fā)明專利彼此之間能夠構(gòu)成抵觸申請，而外觀設(shè)計專利和實用新型/發(fā)明專利之間并不不能構(gòu)成抵觸申請；

　?。?）在判斷在先申請是否對在后申請構(gòu)成抵觸申請，需要將在后申請的權(quán)利要求與在先申請專利文件的全部內(nèi)容，包括權(quán)利要求、說明書、附圖進行比較；

　?。?）抵觸申請不屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計，因為在先申請在在后申請的申請日以前并不處于為公眾可知的狀態(tài)。因此抵觸申請只能用于評價在后專利申請的新穎性，而不能與其他現(xiàn)有技術(shù)或者其他抵觸申請結(jié)合起來評價在后專利申請的創(chuàng)造性。

　　二、抵觸申請抗辯

　　在專利侵權(quán)訴訟中，被控侵權(quán)人可以主張其產(chǎn)品所采用的技術(shù)或者設(shè)計方案與原告專利的抵觸申請相同，也即抵觸申請抗辯。抵觸申請抗辯成立的，被控侵權(quán)人不構(gòu)成侵權(quán)。

　?。ㄒ唬┑钟|申請抗辯的理論基礎(chǔ)

　　根據(jù)《專利法》的規(guī)定，若存在對原告專利構(gòu)成抵觸申請的專利，就說明原告的專利不具有新穎性，實際上原告的專利不應(yīng)當(dāng)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的授權(quán)。由于抵觸申請同樣可以用于評價涉案專利的新穎性，因此如果被控侵權(quán)產(chǎn)品所采用的技術(shù)或者設(shè)計方案與原告專利的抵觸申請相同的，說明被控侵權(quán)產(chǎn)品使用的技術(shù)方案已經(jīng)被抵觸申請公開，在此種情況下應(yīng)當(dāng)認定被控侵權(quán)產(chǎn)品不構(gòu)成侵權(quán)。

　?。ǘ┑钟|申請抗辯成立的司法審查標(biāo)準(zhǔn)

　　1. 被告提出的專利申請日（有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）應(yīng)當(dāng)在原告涉案專利的申請日（有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）之前，公開日應(yīng)當(dāng)在原告涉案專利的申請日（有優(yōu)先權(quán)的指優(yōu)先權(quán)日）之后。在這種情況下，被告提出的專利才有可能對原告專利構(gòu)成抵觸申請。

　　2. 被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案與抵觸申請相同。由于一項產(chǎn)品的技術(shù)特征非常多，因此如何確定產(chǎn)品與抵觸申請比對的技術(shù)特征范圍。此種情形下，可以根據(jù)原告涉案專利權(quán)利要求中所列舉的技術(shù)特征，來劃定被控侵權(quán)產(chǎn)品與抵觸申請比對的范圍。具體而言，若被控侵權(quán)產(chǎn)品完整地包含原告專利所列舉的每一項技術(shù)特征，則需要將被控侵權(quán)產(chǎn)品與原告涉案專利相同的每一項技術(shù)特征逐項與其提出的抵觸申請進行比對；若被扣侵權(quán)產(chǎn)品未完整地包含原告專利的每一項技術(shù)特征，此時比對的范圍以被扣侵權(quán)產(chǎn)品實際包含的技術(shù)特征為準(zhǔn)。若被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案已經(jīng)被某抵觸申請單獨、完整地公開，此時應(yīng)當(dāng)認定被告主張的抵觸申請抗辯成立。

　　抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別

　　抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)相比，其區(qū)別主要在于前者只能用于評價專利的新穎性，而后者除了可以用于評價專利的新穎性之外，還可以用于評價專利的創(chuàng)造性。根據(jù)《專利法》的規(guī)定，評價某專利是否具有創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)將該專利與單項現(xiàn)有技術(shù)或者多項現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合相比，而抵觸申請并不屬于現(xiàn)有技術(shù)，因此在司法實踐中，不能以抵觸申請的結(jié)合或者抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)/公知常識的結(jié)合，來主張抵觸申請抗辯。

　　三、抵觸申請抗辯的司法實踐

　　雖然抵觸申請抗辯在法律、司法解釋中均未有相關(guān)規(guī)定，但是抵觸申請抗辯在司法實踐中已經(jīng)得到普遍認可和支持。北京市高級****發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南》中明確地提出了抵觸申請抗辯，其判定規(guī)則參照現(xiàn)有設(shè)計抗辯。

　　● 最高院第（2015）民申字第188號案

　　法院認為：如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案已被抵觸申請公開，則相較于抵觸申請不應(yīng)被授予專利權(quán)，也不應(yīng)被納入本案專利權(quán)的保護范圍。因此，被訴侵權(quán)人以其實施的技術(shù)方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害本案專利權(quán)的，可以參照有關(guān)現(xiàn)有技術(shù)抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術(shù)的含義和性質(zhì)存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與抵觸申請的性質(zhì)相適應(yīng)。即抵觸申請僅可以被用來單獨評價本案專利的新穎性，既不能與現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合，更不能用于評價本案專利的創(chuàng)造性。且只有在被訴侵權(quán)技術(shù)方案的各項技術(shù)特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。

　　●最高院第（2014）民申字第1772號案

　　法院認為：進行侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件的抵觸申請判斷，應(yīng)當(dāng)將被控侵權(quán)設(shè)計方案與抵觸申請公開的設(shè)計方案進行比對，若被控侵權(quán)設(shè)計方案與抵觸申請設(shè)計方案相同或無實質(zhì)性差異，則其抵觸申請抗辯成立。依照審理侵犯專利權(quán)糾紛的解釋第十一條之規(guī)定，認定外觀設(shè)計是否相同或者近似，應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷，整體視覺效果上無差異的，應(yīng)當(dāng)認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當(dāng)認定兩者近似。

　　綜上可見在專利侵權(quán)訴訟中，與現(xiàn)有技術(shù)抗辯相比，抵觸申請抗辯除了在比對的對象上只能單項的，不能與其他抵觸申請、現(xiàn)有技術(shù)或者公知常識結(jié)合在一起與進行比對外，比對的邏輯和判斷的標(biāo)準(zhǔn)是一致的。

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